Reparação por uso indevido de marca não depende de prova do prejuízo

Publicado por Exceptio - Direito Empresarial na Prática

há 6 anos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou recentemente o RESp nº 1.674.375, de São Paulo, em que analisava, dentre outras questões de mérito, a ocorrência de ato ilícito na utilização da mesma sigla por duas empresas do ramo médico, sendo uma clínica oncológica (proprietária da marca) e uma clínica odontológica; e a necessidade de prova do prejuízo para a configuração dos danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida de marca exclusiva de propriedade de outrem.

Em primeiro grau, o juízo entendeu que não haveria ato ilícito ou mesmo prejuízo na utilização da mesma sigla por ambas as empresas, já que as atividades seriam distintas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por seu turno, entendeu que a utilização da marca sem autorização violaria o direito de uso exclusivo da marca registrada, nos termos do caput do art. 129 da Lei 9.279/95 [1]. Sendo assim, para o órgão de segundo grau, haveria a necessidade de reparação moral e material pela clínica odontológica à oncológica.

Quando do recurso ao STJ, conforme esclarece a Ministra Relatora Nancy Andrighi, as teses analisadas seriam as seguintes: (i) não houve comprovação dos prejuízos supostamente experimentados pelo recorrido; e (ii) o uso da expressão “IOV” não gera confusão entre os consumidores.

Já em sua decisão [3], a Ministra bem salienta que o uso de marcas de terceiros sem prévia autorização de seu titular é vedado pela Lei 9.279/96 e que, à luz do que dispõe o art. 131 da mesma lei [2], esta proteção abrangeria, ainda, todos os documentos relativos às atividades desenvolvidas pelo proprietário do direito.

Portanto, uma vez que a violação ao direito exclusivo de exploração da propriedade marcária configura uma violação direta ao texto expresso da lei, a reparação dos danos advindos de tal conduta prescinde da efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito (vide, a este respeito, os seguintes julgados: REsp 1.661.176/MG e REsp 1.535.668).

Para a Ministra, “a demonstração do dano, nesse contexto, confunde-se com a demonstração da existência do fato – uso indevido de marca registrada –, cuja ocorrência é premissa estabelecida pelo acórdão recorrido”.

A ementa do acórdão pode ser conferida abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE O INPI. USO INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 1/12/2008. Recurso especial interposto em 9/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir se a utilização da marca "IOV" pelo recorrente viola o direito de uso exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar o cabimento da reparação por danos materiais e da compensação por danos morais postuladas. 3- Os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca alheia prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação do direito do titular, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada pelo acórdão recorrido. 4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6- Recurso especial não provido. (REsp 1674375/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Equipe Exceptio – Direito Empresarial na Prática.

[1]. Lei 9.279/95, art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

[2]. Lei 9.279/95, art. 131 – A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

[3]. Inteiro teor do RESp nº 1.674.375: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602242460&dt_publicacao=13/...